似たような先行商標がある場合の対処法

知財戦略

いくら慎重にリサーチしても類似先行商標の見落としは生じ得る

商標は、類似する商品群について類似する内容で登録することはできません。そのため、商標を出願する前にざっと類似先行商標をリサーチするのですが、商標出願は早い者勝ちであるため、あまり悠長に調査している時間はありません。そのため、どうしても出願後に類似商標が見つかることはあります

ケースとしては、出願審査の段階において、審査官から指摘されるケースと、先行商標権者から警告書が届くケースとがあります。本稿ではこのような場合にどう対処すべきか整理します。

類似しているか検討する

まずは本当に類似しているか分析します。類似しているかどうかは、見た目、呼び方、意味の類似によって判断するのが一般的です。その中でも、最近ではインターネット上での紛らわしい表示に起因する誤解を回避する観点から「呼び方」が3つの中で特に注目されています。

一見、複雑な商標であっても、これを分解して個別のパーツに注目することができるのであれば、分解して比較するケースもあります。ただ、どの程度分解が容易か(分解したパーツへの要注目性が高いか)によってその後の類比判断に影響を与える可能性があります。

不使用取り消しの審判を提起する

商標法上、3年間使用していない商標は取り消しができるとされています。そこで、ネットで検索して直近3年間の使用形跡がないようであれば、先行商標を取り消してしまうのも手です。ただ、ネットでのリサーチでは相手の完全な使用状況まではわかりませんし、相手が使用の事実を証明する証拠を出してくると、あっさり負けてしまうケースも多いので確実性の高い選択肢とは言えません。

相手と交渉して使用範囲を棲み分けする

不使用取り消し審判が提起できない場合(相手に使用履歴がある場合)や、審判を提起したが相手が使用事実の証拠を出してきた場合、先行商標の取り消しはできませんが、ここで相手と交渉するケースは多いです。

相手が比較的広い範囲で先行商標をとっていても、実際にはほとんど使わない商品群もあることはしばしばあります。そうした分野について、うまく棲み分けをして自身の出願を維持することも有効で、決して忘れてはならない選択肢です

まとめ

以上のように、見落とした類似先行商標が見つかった場合においても、いくつか出願を生かす方法はあります。

当研究所では、特許庁や弁理士法人で多数の商標審判を経験した弁護士・弁理士が、こうした駆け引きを要する手続において、御社の最善の手段を提案し、代理いたします。下記よりお気軽にご相談ください。

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました