特許出願前後に注意すべきこと

特許出願は慎重かつ迅速に

良い発明を生み出した際、当然、特許出願を検討しますが、この特許出願は、特許庁での手続を進める部分以外のところで注意しなければならない点が多々あります。本稿では、こうした注意点を網羅的に整理していきたいと思います。

技術調査はできる限り専門家に依頼を

特許を取得するためには、出願時点で同様の発明や技術が存在しないことが必要です。外国語の文献で「そんなの読めない」というようなものであっても、同じことを記載したものがあればアウトですし、一見、全く違うことを書いているように見える文献であっても、技術的には同じであるということもあり得ます。ここは大変難しいところですので、専門家に相談されることをお勧めいたします。

出願前に公表しない

すぐれた技術であれば、特許出願を待たずにすぐに事業に活用したくなるものです。しかし、迂闊に取引先に公表した結果、取引先に先に出願されてしまった、というようなケースは意外に多く発生しています。また、発表会などで公表するのも、情報の流出や、自身の特許出願の新規性の確保の観点からデメリットが大きいです。
発明が完成したら落ち着いてまずは特許出願を済ませることが肝要です。

クレームも明細書も過不足なく

特許権はクレームが広すぎても狭すぎても使い勝手が悪くなります。自社で活用するのか、ライセンスするのか、他社に対して権利行使するのか、目的をふまえながら適切な内容のクレームを整える必要があります。

また、明細書には主たる発明に加えて、従たる発見事項や工夫も盛り込むことが一般的です。これにより、主たるクレームでは特許査定が困難となっても、従たる事項を盛り込む補正を行って権利を確保することが可能となります。そのため、明細書には多くの内容を盛り込んだ方が手続上は有利なのですが、明細書に記載した事項は公開されます。そのため、次の発明に備えるような内容までは盛り込まないように注意すべきです。

改良発明を追い続けよう

特許権が無事に成立したころには、もうその分野の技術はさらに進んでいるかもしれません。せっかく権利をとったのにすぐに他社に改良特許を取られてしまっては優位性を発揮できません。そのため、１つの分野で特許を取得できそうな場合、その分野の改良発明を追い続け、定期的にバージョンアップを出願し続けるのも大事な観点です。一見、似たような権利ばかりとっていても、ラインナップがそろってくることにより取引相手の幅が広がり、当該分野において大きな優位性を発揮できる可能性が高まります。

まとめ

以上のように、特許出願に際してはその手続外で同時並行で留意すべき点がいくつかあるため気をつける必要があります。

当研究所では、出願手続にも長けた弁護士・弁理士・公認会計士が御社の特許戦略を総合的にサポートいたします。下記よりお気軽にご相談ください。