ベストな助言者はフェーズごとに異なる
知的財産権の活用をサポートする団体のウェブサイト等では、様々な専門家が紹介されています。しかし、その中の誰を選べばよいだろうか迷われる方も多いです。本稿では、フェーズ毎にベストな専門家の条件を整理したいと思います。
知財戦略構築段階では大手弁理士事務所のパートナークラス
知財ポートフォリオを構築しようとする段階、すなわち、どのような特許をどの地域で取得しようかと整理する段階では、外国出願に長けた弁理士、それも大手事務所のパートナークラスが最適です。
多くの場合、日本国内だけで権利を抑えているだけでは不十分で、外国出願が不可避です。しかし、外国の知的財産権の事情など、国内事情よりも理解が困難です。ここで、大手弁理士事務所であれば全世界に幅広いネットワークを有しており、海外の情報もどのような権利を取得していけばよいかも、現地のエキスパートを通じて確実に把握することができます。
そのまま、出願手続きも任せば手続はスムーズで、このフェーズでは大手事務所の弁理士一択といっても過言ではないでしょう。
権利行使、契約段階では理系的素養のある弁護士
侵害者に対して損害賠償を行うなど、権利行使の場面では弁護士との協働が不可欠です。同様にライセンスや譲渡契約等を行う際にも弁護士が最も的確に助言ができます。
とはいえ、「知財案件やります」と言う弁護士なら誰でも良いというわけではありません。明細書を読んで自分で権利の概要を理解できる程度の理系的素養は不可欠で、権利の概要をすべて顧客に説明させたり、弁理士と協働でなければ権利の内容を扱えないような弁護士では無駄にコストが増加してしまいます。
また、権利侵害における損害額や、ライセンス料、売却価格の算定には、複雑な計算を必要とするため、数学力の高い弁護士であったり、エクセルで複雑な算定式を構築できる弁護士である必要もあります。
知財弁護士を探す際には、単に専門分野を見るだけでなくこうした理系の職歴等にも着目が必要です。
事業化段階では経営コンサルタント
事業化が一番幅広い能力を求められます。諸規則への遵守、収益率の確保、マーケティング・・と難しい専門分野のフルラインナップです。ここで、各分野の専門家を雇うことができればよいのですがなかなか予算の都合でそうはいきません。そこで、まんべんなく様々な分野に長け、特に経営に強い経営コンサルタントが最善の相談相手となります。
ただし、経営コンサルタントは無資格で名乗ることができますので、特に、その人の実力を正確に推し量る必要があります。
事業ごとのM&Aに際には公認会計士
M&Aは取引であるため弁護士であるようにも思いますが、知財の価値が重要性を有するM&Aの場合、その評価を丁寧に行う必要があるため、会計の高い専門性が求められます。
公認会計士の中にも監査しかしない人が大変多いですが、監査経験だけの公認会計士にはこの業務はかなり荷が重たいと思われますので、監査法人での監査経験をふまえて、Ｍ＆Ａ等の事業のサポート業務経験のある公認会計士が最も良い助言をしてくれるでしょう。
まとめ
以上のように、知財活用の各場面において、①必要資格＋②個性要件の両方を満たす専門家が御社の最適な活動をアシストしてくれるはずです。
当研究所では、経営に詳しくM&Aサポート経験も海外出願業務経験も豊富な弁護士・弁理士・公認会計士が御社の知財活動全般をサポートいたします。下記よりお気軽にご相談ください。
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